01.03.2018
30.9.2018
Patenttisalkun hyödyntämättömässä osassa voi kyteä suurikin taloudellinen intressi. Silti Suomessa on edelleen isojakin yhtiöitä, joilla on merkittäviä patenttisalkkuja varastossa ilman, että ne tuottavat mitään, kirjoittaa blogissaan Kolsterin lakimies Sanna Häikiö.
Yrityksen pääomasta yhä suurempi osa on aineetonta omaisuutta kuten patentteja, teknologiaa ja tietotaitoa, tietokoneohjelmia, tavaramerkkejä ja muuta brändiin liittyvää arvoa. Yritys voi hyödyntää aineetonta omaisuutta omassa toiminnassaan, mutta se voi hankkia lisäarvoa myös kaupallistamalla sitä eri tavoin.
Hyödyntämisen haasteena voi olla oletus siitä, että yritys itse mahdollisesti myöhemmin tarvitsee patenttejaan, tai pelko siitä, että kilpailijat pääsevät niitä hyödyntämään. Syy voi olla myös puhtaasti strateginen: patentoituihin teknologioihin sisältyy kriittisiä liikesalaisuuksia, joita ei ole tarkoituksenmukaista siirtää eteenpäin. Voi myös olla, etteivät omat resurssit riitä hyödyntämättömän patenttisalkun osan kaupallistamiseen. Oli syy mikä tahansa, oleellista on, että se on tarkoin harkittu ja perusteltu. Patenttisalkun hyödyntämättömässä osassa voi kyteä suurikin taloudellinen intressi.
Myymällä tai lisensioimalla aineetonta omaisuuttaan ulospäin yritys voi saada merkittävää lisäarvoa esimerkiksi omistamansa teknologian lisensointituloista. Hyvä esimerkki on peli- ja elokuvayhtiö Rovio, joka on ydinliiketoimintansa lisäksi hyödyntänyt Angry Birds -brändin tunnettuisuutta solmien satoja (v. 2016: 300 kpl) lisenssisopimuksia kuluttajatuotteita valmistavien kumppanien kanssa. Lisenssikumppaneihin kuuluvat mm. H&M, Lego, Fiskars ja Fazer. Vuonna 2016 Rovion liikevaihdosta jopa noin viidennes tuli lisenssituloista.
Ennen myyntiin tai muuhun kaupallistamiseen ryhtymistä yrityksellä tulisi kuitenkin olla luotuna riittävän kattava IPR-strategia, joka huomioi yrityksen aineettoman omaisuuden kokonaisuutena. Kaupallistamiseen liittyviä sopimusneuvotteluja edistää merkittävästi, jos yrityksellä on selkeä käsitys teknologiansa arvosta, asemasta ja kilpailutilanteesta markkinoilla. Patentin tai muun IPR:n arvonmäärityksessä ja markkinatilanteen selvittämisessä kannattaa käyttää asiantuntijoita.
Lisensointi hyödyttää molempia osapuolia
Yrityskaupoissa usein tietty teknologia ja siihen liittyvä aineeton omaisuus luovutetaan kokonaisuudessaan. Yritys voi myös myydä osan aineetonta pääomaansa tilanteessa, jossa se ei voi sitä itse hyödyntää, esimerkiksi jos yrityksessä syntyy uusi keksintö, joka ei kuulu omaan ydinliiketoimintaan.
Myynnin sijaan yritys voi myös myöntää aineettomaan omaisuuteensa käyttöoikeuksia, jolloin puhutaan lisensoinnista. Samaa teknologiaa voidaan lisensoida useammallekin taholle, jotka hyödyntävät erilaisia markkina- tai soveltamisalueita.
Lisenssin kohteena voi olla tietty teknologia, patentoitu keksintö, know-how, tietokoneohjelma, valmistusmenetelmä tai moni muukin kohde. Lisenssisopimuksella voidaan sopia lisensoitavan tuotteen valmistuksen, kehittämisen tai vaikka jakelemista koskevan käyttöoikeuden myöntämisestä korvausta tai muuta vastiketta vastaan. Joskus vastikkeen sijasta tehdään vaihtokauppa ja vaihdetaan teknologiaa toisen yrityksen kanssa, jolloin puhutaan ristiinlisensoinnista. Lähtökohtana lisenssisopimuksissa on, että molemmat osapuolet hyötyvät. Hyvä esimerkki on Nokian ja HMD Globalin yhteistyö. Nokia lisensoi tuotemerkkinsä ja omaan liiketoimintaan sopimattomien puhelinpatenttiensa käyttöoikeudet HMD Globalille, joka pääsee hyödyntämään pitkälle vietyä puhelinteknologiaa ja globaalisti tunnettua brändiä, ja Nokia pystyy vastaavasti hyödyntämään aineetonta pääomaansa ilman investointeja.
Lisensointi voi myös nopeuttaa pääsyä uudelle markkinalle. Yrityksellä ei välttämättä ole varallisuutta ja muita resursseja kehittää yksin teknologiaansa eteenpäin, mutta lisensoimalla se voi hankkia lisäarvoa vastaavaa teknologiaa jo pidemmälle kehittäneeltä yhtiöltä tai tutkimuslaitokselta. Tällöin lisenssinsaaja hyötyy välttyessään itse kalliilta ja aikaa vieviltä investoinneilta tuotekehitykseen, ja lisensoija saa lisätuloa käyttömaksujen muodossa teknologiasta, joka muuten saattaisi jäädä hyödyntämättä.
Lisenssisopimusten yksityiskohdissa oltava tarkkana
Lisenssisopimuksia laadittaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti lisenssille määriteltävään sovellusalueeseen ja käyttöoikeuden laajuuteen. Käyttöoikeuden voi esimerkiksi rajata tiettyyn liiketoiminta-alueeseen. Esimerkiksi tiettyä spesifistä kamerateknologiaa lisensoitaessa sen käyttö voidaan sopimuksessa rajata vaikkapa matkapuhelinliiketoimintaan. Näin lisensoijalle jää mahdollisuus lisensoida samaa teknologiaa toiselle liiketoiminta-alueelle soveltuvin osin, esimerkiksi autoteollisuuteen.
On myös oleellista arvioida, millä maantieteellisellä alueella ja millaisilla markkinoilla lisenssi on voimassa. Oleellista ei ole pelkästään se, saako yksi lisenssinsaaja yksinomaisen maailmanlaajuisen käyttöoikeuden teknologiaan vai hajautetaanko lisenssi eri alueille, vaan myös se, miten lisensoinnin kustannukset jaetaan. Sopimusta laadittaessa tuleekin arvioida, mitä ovat esimerkiksi globaalin patenttisuojauksen, ylläpidon ja valvonnan kustannukset ja kuka niistä vastaa.
Maantieteellinen soveltamisala tulee kirjata lisenssisopimukseen yksiselitteisesti. On ollut esimerkiksi tapaus, jossa lisenssinsaajan muutostoive neuvottelujen viime metreillä laajensi aiemman muutaman maan kattavan maarajauksen globaaliksi soveltamisalueeksi, mikä oli kustannus- ja muilta vaikutuksiltaan radikaali muutos lisenssinantajalle. Asiantuntijan käyttäminen sopimuksen viimeisimmänkin muutoksen tarkistamiseen on kustannuksiltaan pieni erä, mutta voi olla vaikutuksiltaan todella suuri.
Myös lisenssisopimusosapuolten kotipaikalla voi olla iso merkitys. Esimerkiksi Kiinassa kansallinen pakottava lainsäädäntö asettaa tiettyjä rajoitteita sopimusvapaudelle. Kiinalainen lainsäädäntö ajaa mm. erinäisten IPR-vastuiden yli ja edellyttää lisenssinantajalta täyttä IPR-vastuuta silloin, kun lisenssinsaajana on Kiinaan rekisteröity yhtiö. Tiedän tapauksen, jossa kiinalainen konserniyhtiö kävi lisenssisopimusneuvotteluja muussa maassa kuin Kiinassa sijaitsevan konserniyhtiönsä nimissä, mutta allekirjoitushetkellä muuttikin sopimusosapuoleksi paikallisen kiinalaisen tytäryhtiönsä. Pieneltä tuntuva muutos voi johtaa merkittävään sopimusriskin kasvuun.
Lisenssisopimuksissa mietittävä myös jatkokehitystä
Lisenssisopimuksessa määritellään myös se, kuka saa käyttää lisenssiä. Onko lisenssi yksinomainen, jolloin ainoastaan lisenssinsaajalla on oikeus hyödyntää sitä, vai halutaanko sama teknologia lisensoida myös muille, jolloin puhutaan ei-yksinomaisesta käyttöoikeudesta. Joskus lisenssinantaja haluaa pidättää itsellään oikeuden esimerkiksi jatkokehittää teknologiaa ja pitää itsellään käyttöoikeuden lisenssinsaajan lisäksi. Etenkin teknologialisensseissä on oleellista sopia myös siitä, millaisia käyttöoikeuksia osapuolet saavat toistensa tekemiin teknologiaparannuksiin ja jatkokehitykseen. On melko tavallista, että osapuolet riitautuvat vuosia myöhemmin siitä, kumman omaisuutta uusi keksintö on: alkuperäisen lisenssin myöntäjän vai sitä edelleen kehittäneen tahon.
Lisenssin hinta määritellään yleensä rojaltiprosenttina lisensoidun teknologian pohjalta myytyjen tuotteiden myyntihinnasta. Rojaltiprosentti on yleensä suhteessa lisensoitavan teknologian arvoon, soveltamisalaan ja -alueeseen sekä muihin lisenssisopimuksen ehtoihin. Kertaluonteiset ja kiinteät korvaukset ovat lisenssisopimuksissa harvinaisempia, vaikkakin erinäiset aloitus- ja vuosimaksut ovat yleisesti käytettyjä.
Kysyttävää lisensoinnista?
Sanna Häikiö
Associate Partner, Counsel, IP & Technology Law
sanna.haikio@kolster.com
040 532 2511
