07.04.2022
Rekisteröity tavaramerkki on yrityksen arvokkainta omaisuutta. Asian tärkeyteen havahdutaan usein vasta, kun kilpailija on jo nostanut rekisteröinnin kumoamiskanteen. Tilanteeseen voi kuitenkin varautua.
Käyttönäyttö on oleellinen osa tavaramerkkirekisteröinnin puolustamista, mutta monelle merkinhaltijalle vielä harmillisen vieras käsite.
”Tavaramerkkirekisteröintien kumoamiskanteet ovat yhä tavallisempia niin Kiinassa, EU:ssa kuin Yhdysvalloissakin. Monessa suomalaisyrityksessä herätään käyttönäytön keräämisen tärkeyteen vasta silloin, kun sen toimittamisella on jo kiire”, Kolsterin European Trademark and Design Attorney Kristiina Kaislisto sanoo.
Kaislisto kertoo, mitä käyttönäytöllä tarkoitetaan ja antaa vinkkinsä, kuinka käyttönäyttömateriaalia kannattaa kerätä ja mitä eri markkina-alueilla on otettava huomioon. Tämän tietopaketin luettuasi osaat suojella yrityksesi kilpailuetua ja IP-omaisuutta.
Mitä käyttönäyttö tarkoittaa?
Tavaramerkki on rekisteröity yksinoikeus. Sen säilyttääkseen merkinhaltijan on kyettävä osoittamaan tavaramerkkiviranomaisille säännöllisin väliajoin tai pyydettäessä, että merkkiä todella käytetään tavaramerkinomaisesti eli tuotteen tai palvelun tunnuksena. Merkinhaltijan tulee esittää todisteena dokumentoitua käyttönäyttöä. Jos siihen ei pysty, voi pahimmassa tapauksessa hävitä kilpailijan nostaman tavaramerkin kumoamiskanteen ja oikeutensa merkkirekisteröintiin sekä merkin käyttöön kyseisellä markkina-alueella.
Mikä kelpaa käyttönäytöksi?
Käyttönäyttö osoittaa, että merkkiä käytetään markkinointitarkoituksiin. Sen todistavat esimerkiksi tuotepakkaukset ja -säiliöt, tarrat ja etiketit, hinnastot, luettelot, laskut, valokuvat sekä lehdissä ilmestyneet mainokset. Myös kaupankäyntiasiakirjat, kuten myyntisopimukset, laskut, tilausvahvistukset tai tuonti- ja vientitarkastustodistukset sekä tulli-ilmoitukset kelpaavat käyttönäytöksi. Sen sijaan Wikipedia-artikkelit eivät yleisesti ottaen kelpaa. Myöskään merkinhaltijan, kuten yrityksen toimitusjohtajan, allekirjoittamat vakuutukset kelpaavat vain rajoitetusti.
Käyttönäyttömateriaalista tulee ilmetä missä, milloin ja kuinka laajasti merkkiä on käytetty markkina-alueella. Niinpä esimerkiksi kuvakaappaukset yrityksen verkkosivuilta tai verkkomainonnasta eivät yksin ole riittävää käyttönäyttöä. Merkinhaltijan on lisäksi annettava tietoa siitä, mistä maista verkkosivuilla käyneet tai mainoksen nähneet ovat ja kuinka paljon heitä on. Tämä voidaan osoittaa esimerkiksi sivuston statistiikan avulla.
Miten käyttönäyttö kerätään?
Käyttönäyttömateriaalia kannattaa kerätä systemaattisesti kaikilta niiltä markkina-alueilta, joissa tavaramerkki on rekisteröity. Toimi näin:
- Lisää kauppa-asiakirjoihin, kuten laskuihin ja tilausvahvistuksiin, tavaramerkki siinä muodossa kuin se on rekisteröity.
- Arkistoi vuosittain 3–5 yrityksen laskua.
- Ota messuilla ja muissa tapahtumissa valokuvia, joissa tavaramerkkisi näkyy käytössä.
- Päivää kaikki käyttönäyttömateriaalit.
- Ota talteen yrityksesi tai tuotteesi lehtimainokset niin, että niissä näkyy päiväys.
- Dokumentoi myös, missä medioissa ja miten useasti mainokset on julkaistu.
- Päivitä merkkirekisteröintisi säännöllisesti.
Käyttönäyttö EU:n alueella
Euroopan unionin teollisuusoikeuksien virastosta (EUIPO) haettava EU-tavaramerkki on voimassa kaikissa EU-maissa. EU:n tavaramerkkidirektiivin mukaan käyttönäyttömateriaalin on osoitettava, että rekisteröityä merkkiä on käytetty tavaramerkinomaisesti viimeisten viiden vuoden sisällä rekisteröintipäivän jälkeen. EU-tavaramerkkirekisteröinnin käyttönäyttö on toimitettava, kun kilpailija vaatii sitä rekisteröinnin kumoamisvaatimuksen tai väiteprosessin yhteydessä.
Nykyisellään koko EU-alueen käyttönäytöksi riittää, että merkkiä on käytetty yhdessä EU-maassa. Vaatimukseen voi kuitenkin olla tulossa muutoksia. Kannattaa pitää mielessä, että kuvakaappaukset esimerkiksi yrityksen verkkosivustosta eivät yksinään riitä käyttönäytöksi. Niiden lisäksi viranomaisille voidaan toimittaa kirjallinen lausunto, josta käy ilmi sivuston vierailijoiden määrä ja kotimaa. Vierailijoiden kotimaalla on merkitystä, kun on tarkoitus osoittaa tavaramerkin käyttöä nimenomaan EU:ssa.
Käyttönäyttö USA:ssa
Yhdysvalloissa tavaramerkin käyttö Yhdysvaltain markkinoilla on osoitettava viranomaiselle viidennen ja kuudennen rekisteröintivuoden välillä. Lisäksi merkinhaltijan on allekirjoitettava niin sanottu käyttönäyttövakuutus. Siinä hän vakuuttaa kirjallisesti, että merkki on otettu tosiasiallisesti käyttöön Yhdysvalloissa. Lisäksi vakuutuksen liitteenä on toimitettava esimerkkejä merkin käytöstä.
Käyttönäyttöaineistoa Yhdysvaltoihin toimitettaessa on muistettava, että merkin pitää esiintyä aineistossa samassa muodossa kuin tavaramerkkirekisterissä. Jos merkki on esimerkiksi rekisteröity värillisenä, sen on esiinnyttävä myös käyttönäyttömateriaalissa värillisenä. Mustavalkoista merkkiä ei välttämättä tulkita samaksi merkiksi, jos merkin värit ovat osa merkin erottamiskykyä
Yhdysvaltain tavaramerkkilakia ja sen käyttönäyttövaatimuksia kiristettiin vuoden 2021 lopulla. Kiristykset koskevat erityisesti ulkomaalaisia merkinhaltijoita. Kiinalaisten tavaramerkkihakemusten roima lisääntyminen antoi viranomaisille syyn epäillä, oliko näitä tavaramerkkejä tosiasiassa tarkoitus ottaa käyttöön Yhdysvalloissa.
Lakimuutoksen jälkeen kuka tahansa voi vaatia niin sanotulla hallinnollisella menettelyllä, että Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto (USPTO) tutkii uudelleen rekisteröidyn tavaramerkin käyttönäyttömateriaalin. Koska laki on ollut voimassa vasta vähän aikaa, ei sen seurauksista ole vielä juurikaan näyttöä. Yhdysvalloista puhuttaessa voi kuitenkin ounastella, että kulut saattavat nousta merkittäviksi.
Käyttönäyttö Kiinassa
Merkkirekisteröintejä kumotaan Kiinassa paljon – kumoamista käytetään yleisesti kilpailukeinona. Merkkejään ovat menettäneet myös suomalaiset merkinhaltijat.
Merkkirekisteröinti voidaan kumota, jos tavaramerkkiä ei ole todistetusti käytetty Kiinassa kolmeen vuoteen sen rekisteröintipäivästä. Kun kumoamiskanne tulee vireille, merkinhaltijan on toimitettava käyttönäyttömateriaali Kiinan tavaramerkkivirastolle vain muutamassa kuukaudessa. Aika on lyhyt, sillä materiaalin kerääminen, muokkaaminen ja toimittaminen Kiinaan kestää aikansa. Ellei kumoamiskanteeseen reagoi, voi menettää yksinoikeutensa tavaramerkkiin.
Kiinalaisille tavaramerkkiviranomaiselle toimitettavan materiaalin on osoitettava, että merkkiä on tosiasiallisesti käytetty Manner-Kiinassa. Käyttönäyttöä Taiwanista ei huomioida. Huomioon on otettava käyttönäytön tarkat ajalliset vaatimukset: käyttönäyttöä tulee esittää tietyltä kumoamiskannetta edeltävältä ajanjaksolta. Merkinhaltijan on myös osoitettava, millä tavoin merkkiä on käytetty. Yhdysvaltojen tavoin Kiinassakin edellytetään, että käyttönäyttömateriaalissa oleva tavaramerkki on yhtenevä rekisteröidyn merkin kanssa.
