Kiina ei ole vain yksi maa muiden joukossa

2.5.2018

Miten menestyä brändinhaltijana idän talousmahdissa

Tavaramerkin rekisteröinti Kiinassa tuo rekisteröinnin haltijalle yksinoikeuden tavaramerkkiin. Kiinassa haetaan vuosittain yli kolme miljoonaa tavaramerkkirekisteröintiä. Valtaosa näistä hakemuksista tulee kiinalaisilta yrityksiltä. Näiden rekisteröityjen tavaramerkkien joukossa on satojatuhansia – ellei jopa enemmän – vilpillisessä mielessä rekisteröityjä eli oikeilta omistajilta ”kaapattuja” merkkejä.

Kiinan tavaramerkkilaki ja tätä lakia tarkentavat muut säännökset eroavat sisällöltään Euroopan unionin tavaramerkkidirektiivistä ja Suomen tavaramerkkilaista. On huomattava, että tietämättömyys näistä eroavuuksista voi johtaa kaupanesteisiin ja oikeudenmenetyksiin ja sitä kautta merkittäviin taloudellisiin tappioihin Kiinan markkinoilla.

Olen neuvonut suomalaisyrityksiä tavaramerkkiasioissa Kiinan markkinoilla usean vuoden ajan ja huomannut, että suomalaiset brändinhaltijat toistavat samoja virheitä Kiinassa. Tässä kirjoituksessa olen tiivistänyt käytännön vinkkejä, joita noudattamalla suomalaiset brändinhaltijat voivat menestyä Kiinan markkinoilla.

VINKKI:
Hae tavaramerkkirekisteröintiä mahdollisimman aikaisin

Kiinassa on yrityksiä, jotka ”skannaavat” myös suomalaisten yritysten tavaramerkkejä pyrkien rekisteröimään sellaisia tavaramerkkejä, joita ei ole vielä rekisteröity Kiinassa mutta joiden Kiinaan tulosta on viitteitä. Tällaisia viitteitä voivat olla sopimusneuvottelut kiinalaisen kumppanin kanssa, messuille osallistuminen Kiinassa, kiinankielisen markkinointimateriaalin esitteleminen jne. Nämä kaapparit etsivät tavaramerkkejä myös kansainvälisiltä messuilta Kiinan ulkopuolelta.

Toinen riskiryhmä on suomalaiset tavaramerkit, jotka on rekisteröity Kiinassa vain suppealla suoja-alalla eli tarkkaan rajatulla tavara- ja palveluluettelolla. Tällöin kaapparit rekisteröivät identtisen merkin tavaroille ja palveluille, jotka ovat mahdollisimman lähellä kyseisen merkin rekisteröinnin kattamia tavaroita ja palveluita (esim. virvoitusjuomat – oluet). Tällöin merkin käytön laajentaminen uusille tuotteille ja palveluille voi estyä tai kiinalainen merkinhaltija alkaa hyödyntää tavaramerkkiä uusissa tuotteissa ja palveluissa. Erityisen suuri riski tähän on silloin, kun Kiinan tavaramerkkirekisteröinti on suppeampi kuin esim. saman merkin rekisteröinti EU:ssa.

Kaappaamisen tarkoituksena on joko merkkien myyminen lailliselle omistajalle korkealla hinnalla (passiivinen lähestymistapa) tai rekisteröintien käyttäminen korvauksien vaatimiseen tavaramerkin loukkauksesta (aktiivinen lähestymistapa). Passiivisessa mallissa kiinalainen yritys vain odottaa, että länsimainen yritys havaitsee merkin rekisteröidyksi (esim. oman tavaramerkkihakemuksen hylkäyksen yhteydessä) ja ottaa sitten oma-aloitteisesti yhteyttä kiinalaiseen yritykseen tai käynnistää juridiset toimenpiteet rekisteröinnin poistamiseksi, jolloin kiinalainen yritys tulee asiasta tietoiseksi. Aktiivisessa mallissa kiinalainen yritys ensin odottaa, että suomalainen yritys alkaa käyttää merkkiä Kiinassa ja esittää tämän jälkeen suomalaisyritykselle korvausvaatimuksen tavaramerkinloukkauksesta.

Tavaramerkkien kaappaamisen mahdollistava tekijä on se, että Kiinassa tavaramerkin saa se, joka sitä ensimmäisenä hakee rekisteröitäväksi. Kaapattujen merkkien takaisin saaminen juridisin keinoin on vaikeaa, erityisesti jos suomalainen yritys ei ole käyttänyt merkkiä Kiinassa ennen kuin kaappari on hakenut merkkiä rekisteröitäväksi. Aikaisempi tavaramerkin käyttökään ei välttämättä auta, koska merkin tosiasiallisella käytöllä on vain vähäinen painoarvo Kiinassa. Monet kiinalaisyritykset siis hyödyntävät tätä käytäntöä ja kaventavat tavaramerkkien laillisten omistajien oikeuksia Kiinassa, koska merkkien alkuperäiset omistajat ovat hakeneet rekisteröintejä liian myöhään tai ei lainkaan. Siksi on aina suositeltavaa hakea tavaramerkkejä aiemmalla päivämäärällä ja mahdollisuuksien mukaan hakea prioriteetti kuuden kuukauden kuluessa suomalaisesta tai Euroopan unionin tavaramerkistä.

VINKKI:
Hae tavaramerkkirekisteröintiä mahdollisimman laajalla tavara- ja palveluluettelolla

Kun tavaramerkkirekisteröintiä haetaan Kiinassa, yritysten tulisi harkita tuotteiden ja palveluiden mahdollista laajentamista eikä rajoittaa määrityksiä vain siihen tosiasialliseen liiketoimintaan, johon he ovat tällä hetkellä sitoutuneet.

Kiinassa tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut luokitellaan Nizzan pääluokkien lisäksi alaluokkiin jokaisen pääluokan sisällä. Alaluokat ovat tärkeitä, koska pääsäännön mukaisesti Kiinan tavaramerkkivirasto katsoo ainoastaan samaan alaluokkaan kuuluvat palvelut ja tavarat keskenään samankaltaisiksi (merkkien sekoitettavuusarviointi). Siksi ainakin teoriassa on mahdollista, että jopa identtinen tavaramerkki hyväksytään Kiinassa rekisteröitäväksi, jos se kattaa tavaroita eri alaluokassa kuin aikaisempi merkki (esim. ”aamiaismurovalmisteet” pääluokan 30 alaluokassa 8 ja ”maissihiutaleet” pääluokan 30 alaluokassa 6). Siksi tavaramerkkejä rekisteröitäessä on tärkeää valita hakemukseen sellaiset tavara- ja palvelunimikkeet, joilla saadaan katettua kaikki alaluokat, joissa on tavaroita ja palveluita, jotka voisivat aiheuttaa sekaannusta markkinoilla.

Kun Kiinaan tehdään kansallinen tavaramerkkihakemus, siihen voidaan valita vapaasti tavaroita ja palveluita eri alaluokista. Kansainvälisessä hakemuksessa tätä mahdollisuutta ei ole. Tällöin Kiinan viraston yksittäinen käsittelijä suorittaa alaluokittelun eikä lopputulokseen pystytä vaikuttamaan. Tyypillinen esimerkki on tavaramerkki SLUSH, joka on rekisteröity Startup-säätiölle Kiinassa kattaen palvelut ”markkinointi; liikkeenjohto; yrityshallinto; yritystoiminnan avustamis-, liikkeenjohto- ja hallintopalvelut; yritystoimintaan liittyvät analyysi-, tutkimus- ja tietopalvelut; kaupalliset messu- ja näyttelypalvelut” luokassa 35. Eräs kiinalainen yhtiö on kuitenkin onnistunut rekisteröimään identtisen merkin SLUSH Kiinassa mm. luokan 35 palveluille ”mainonta; verkkomainonta tietokoneverkossa; yritysten liikkeenjohdon ja organisaation konsultointi; ammattiliiketoiminnan konsultointi”.

Pääluokkien otsikot voivat myös aiheuttaa väärinkäsityksiä. Monet brändinhaltijat pitävät pääluokan otsikoita kykenevänä kattamaan kaikki kyseisten pääluokkien alle kuuluvat tavarat ja palvelut, mikä ei ole totta varsinkaan Kiinassa. Esimerkiksi pääluokan 25 otsikko "vaatteet, jalkineet, päähineet" voi kattaa vain seitsemän alaluokkaa kaikista 13 alaluokasta. Siksi on aina suositeltavaa laatia hakemuksen tavaraluettelo pitäen silmällä kiinalainen alaluokittelu.