NFT-riita kääntyi Hermésin voitoksi

Ranskalainen luksusbrändi Hermés voitti hiljattain MetaBirkin NFT:itä koskevan tavaramerkkioikeudenkäynnin. Oikeuden ratkaisu on ensimmäisiä, joissa käsitellään tavaramerkkiloukkausta NFT:itä hyödynnettäessä. 

Laukuistaan ja asusteistaan tunnettu luksusbrändi Hermès International SA voitti helmikuun alussa New Yorkissa tavaramerkkiloukkausta koskeneen oikeudenkäynnin. Oikeuskäytäntö NFT-liitännäisistä tavaramerkkiloukkauksista on vasta kehittymässä, joten annettu ratkaisu on ensimmäisiä kannanottoja aiheesta.

NFT:t (non-fungible tokens) toimivat digitaalisena sertifikaattina varmistaen tuotteiden omistusoikeuden ja aitouden.

Oikeus vahvisti taitelija Rothschildin loukanneen Hermèsin Birkin -tavaramerkkioikeuksia myymällä MetaBirkin NFT:itä. Taitelija velvoitettiin maksamaan Hermèsille korvauksia  yhteensä noin 133 000 dollaria. Ratkaisu annettiin yhdeksän valamiehen kokoonpanossa. (Hermes International et al v. Rothschild, no 22-CV-384, S.D.N.Y. 8.2.2023)

Rothschild markkinoi ja myi 100 digitaalista MetaBirkin- käsilaukkukuvaa käsittävän kokoelmansa vuoden 2021 loppupuolella. Digitaaliset kuvat oli linkitetty NFT:ihin. Digitaaliset kuvat esittävät Hermèsin ikonisia Birkin -käsilaukkuja, jotka on päällystetty värikkäällä karvalla. 

Hermès vetosi tavaramerkkiloukkaukseen

Hermès nosti kanteen tammikuussa 2022 ja vetosi muun ohessa siihen, että Rothschildin MetaBirkin NFT:t aiheuttavat sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa ja aiheuttavat haittaa Hermèsin maineikkaiden ja laajalti tunnettujen merkkien erottamiskyvylle, identiteetille ja maineelle.

Tavaramerkkiloukkauksen ohella Hermès vetosi myös muun ohessa domain-nimen luvattomaan käyttöön ja Rothschildin sopimattomaan, taloudellista haittaa aiheuttavaan menettelyyn. Hermèsin mukaan kuluttajat yhdistävät MetaBirkin NFT:t Hermèsin brändiin ja Rothschild hyötyy siten oikeudettomasti luksusbrändin maineesta ja tunnettuisuudesta (goodwill-arvosta).

Rothschild katsoi, että MetaBirkin NFT:t ovat taideteoksia kuten mitkä tahansa reaalimaailman taideteokset ja nauttivat suojaa sanan- ja ilmaisunvapauden nojalla (First Amendment). Taitelija vetosi mm. Rogers v. Grimaldi -ratkaisuun (1989) ja siinä esitettyyn niin sanottuun Rogerin testiin. Tämän mukaan taiteellinen merkitys antaa oikeuden käyttää toisen tavaramerkkiä luvatta edellyttäen, että merkin käyttö ei yksiselitteisesti johda kuluttajia harhaan.

Oikeus katsoi, että MetaBirkinit digitaalisina kuvina niihin liittyvine NFT:ineen voidaan katsoa taiteellisiksi ilmaisuiksi ja tilannetta voidaan arvioida vapaan ilmaisun ja tavaramerkkioikeuksien välisenä punnintana Rogerin testin mukaisesti. Oikeuden mukaan MetaBirkin NFT:t ovat silti ennemminkin kuluttajatuotteiden kaltaisia Hermèsin tavaramerkkisuojan kattamia tavaroita kuin taideteoksia, eikä Rothschildin toiminnalle löydy laillista oikeutusta (First Amendment). Oikeus katsoi, että Rothschild käytti oikeudettomasti taloudelliseksi hyödykseen Hermès -brändin goodwill-arvoa ja käytti myös domain-nimeä luvattomasti. Taiteilija loukkaisi toiminnallaan Hermèsin tavaramerkkioikeuksia ja laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa. 

Virtuaalinen ulottuvuus tärkeä IPR-suojauksessa

Nyt saatu ratkaisu on ensimmäisiä, joissa käsitellään tavaramerkkiloukkausta NFT:itä hyödynnettäessä. Jos ratkaisu jää lainvoimaiseksi, ratkaisun mahdollisesti ohjaavaan vaikutukseen vaikuttavat oikeudellinen kehys (US-lainsäädännön mukainen ratkaisu) ja oikeustosiseikasto. Brändinhaltijoille ratkaisu on positiivinen uutinen.

Hermèsin tuotteita ei ole vielä myynnissä virtuaalimaailmassa, mutta monille brändeille NFT:t ja toiminta virtuaalimaailmassa ovat jo arkipäivää. Tämänkin ratkaisun valossa NFT:ihin, virtuaalimaailmaan ja IPR-oikeuksiin liittyvää kehitystä kannattaa seurata tarkasti, vaikka oma liiketoiminta virtuaalimaailmassa olisi vasta suunnitteluasteella. Virtuaalinen ulottuvuus ja NFT-teknologia on syytä ottaa huomioon IPR-suojauksessa, oikeuksien valvonnassa ja täytäntöönpanossa.