08.09.2021
Immateriaalioikeudet jäävät usein vähälle huomiolle, kun yrityksen toimintaan liittyviä juridisia riskejä arvioidaan yrityskauppojen ja rahoituksen hakemisen yhteydessä. Asiantuntijamme Hannes Kankaanpää kertoo, miten IPR Due Diligence auttaa tunnistamaan riskitekijät ajoissa.
Mitä yrityksen IPR-salkku on syönyt? Tämä voi olla ajankohtainen kysymys potentiaaliselle rahoittajalle tai yrityskauppoja hierovalle ostajalle.
Kolsterin teettämän IPR-tutkimuksen mukaan 87 prosenttia suomalaisista yrityspäättäjistä on sitä mieltä, että hyvin hoidettu IPR-salkku kasvattaa yrityksen arvoa. Immateriaalioikeudet myös ovat yhä useamman yrityksen suurin varallisuuserä. Tärkeydestään huolimatta IPR jää usein pelkäksi sivujuonteeksi due diligence -tarkastuksissa.
”Erillinen IPR Due Diligence -tarkastus analysoi yrityksen tilannetta ja potentiaalisia riskejä nimenomaan IPR-näkökulmista. Tarkastus paljastaa heikot kohdat aineettomien oikeuksien suojassa, mitä rekisteröinnit oikeasti suojaavat ja ovatko yrityksen sopimusasiat, dokumentaatio ja IPR-käytänteet kohdillaan”, kertoo Kolsterin Counsel, IP & Technology Law Hannes Kankaanpää.
Ennen osto- tai sijoituspäätöstä on hyödyllistä peilata yhtiön toimintaa koko toimialaan, markkinatilanteeseen, kilpailijoihin ja jo aiemmin patentoituihin tai suojattuihin keksintöihin.
”Erilaisten patenttimaisema-, kilpailija- ja freedom to operate -analyysien avulla yhtiö voi etsiä liiketoiminnalleen sopivia aukkoja markkinassa, välttää jo aktiivisesti patentoituja teknologia-alueita tai esimerkiksi selvittää, onko eri tavaramerkkien välillä sekaannusvaaraa tai muuta oman merkin suojapiiriä tai arvoa nakertavaa tekijää.”
Kun immateriaalioikeuksiin liittyvät liiketoiminnalle vahingolliset tekijät tunnistaa ajoissa, niille voi suunnitella korjaustoimenpiteitä.
Tällaisia vaaran merkkejä IPR Due Diligence voi paljastaa
Jos haluat menestyä yrityskaupoissa tai houkutella sijoittajia puoleesi, seuraavat IPR-asiat eivät saa olla retuperällä.
Epäselvyydet oikeuksissa
Riskejä syntyy, jos aineettomien oikeuksien rekisterimerkinnät on jätetty tekemättä esimerkiksi IPR-transaktioiden tai aiempien yrityskauppojen jäljiltä, sopimuksia ei ole tai niiden sisältö on erilainen kuin on luultu tai jos keksijöille on jäänyt oikeuksia.
Rekisteröimättömien IPR-oikeuksien vaillinainen dokumentaatio
Rekisteröimättömiin immateriaalioikeuksiin kuuluvat liikesalaisuuksien lisäksi myös tekijänoikeudet, jotka koskevat erityisesti luovia aloja. Esimerkiksi ohjelmistoalalla puutteellinen dokumentaatio tai villi länsi -henkinen koodien latailu voi aiheuttaa hankaluuksia. Pahimmillaan ohjelmisto perustuu olennaisilta osin jonkun muun koodiin, tai ohjelmiston pääkehittäjän vaihtaessa työpaikkaa puutteellinen dokumentaatio tekee virheiden etsinnästä ja koodin kehittämisestä hankalaa.
Puuttuvat liikesalaisuuksien käytännöt ja ohjeistukset
Kaikki liikesalaisuudet ja tekninen osaaminen kannattaa olla kirjattuna riittävällä tarkkuudella, jotta tietotaito on siirrettävissä eteenpäin. Kenellä tahansa ei pitäisi olla pääsyä yrityksen liikesalaisuuksiin esimerkiksi pilvipalvelun kautta. Kun liikesalaisuuksia luovutetaan, on sovittava, mitä kaikkea niillä saa tehdä.
Kolme patenteille tyypillistä riskitekijää
Patenttisalkun analysoinnissa tärkeitä perusasioita ovat patenttien määrä, ikä, sisältö ja maakattavuus. IPR Due Diligence -tarkastuksella riskitekijöiden etsinnässä pääsee pintaa syvemmälle.
1. IPR ei kata päätuotetta, suoja on merkittävästi suppeampi tai helpommin kierrettävissä kuin on ajateltu.
On myös tyypillistä, että kerran patentoitujen keksintöjen patenttisuojaa ei tarkasteta aktiivisesti ajan kuluessa. Aikoinaan hyvin suojannut patentti ei välttämättä suojaakaan keksinnön uusinta ja kaikista tärkeintä piirrettä tuotekehityksen jälkeen.
2. Liian tiukka sovellusaluerajaus
Kun IPR:ää lisensoi sisään yhtiöön, sen käyttöä määrittävä sovellusaluerajaus saattaa olla liian tiukka yhtiön toiminnan kannalta. Silloin se rajoittaa merkittävästi yhtiön nykyistä tai uutta liiketoiminnan suuntaa. Usein ainoa vaihtoehto on yrittää neuvotella lisenssi uusiksi tai esimerkiksi suunnitella tuote niin, ettei lisenssiä enää tarvita.
3. Yhtiöllä ei ole yksinoikeutta keksintöön
IPR-salkun arvo laskee, jos oikeudet eivät ole yksinoikeudella kohdeyhtiöllä. Olennaista on tarkistaa, ovatko rekisterimerkinnät oikein ja millaisin ehdoin muille yrityksille on myönnetty lisenssejä. Myös alihankinnan, tuotekehityksen ja T&K-sopimusten IPR-lausekkeet kannattaa käydä läpi, jotta varmistetaan oikeudet tuotekehityksen tuloksiin.
Kolme tavaramerkeille tyypillistä riskitekijää
Tavaramerkkien suurin arvo on merkkiin liittyvä maine ja tunnettuus. Tavaramerkkisalkun heikot kohdat löytyvät analysoimalla kattavasti myös omaisuuden suojaukseen ja hallinnointiin liittyvät prosessit.
1. Tavaramerkkejä on käytetty muodossa, jossa niitä ei ole rekisteröity
Tavaramerkkiä on käytettävä asianmukaisesti pääsääntöisesti siinä muodossa kuin se on rekisteröity, muutoin sen voi menettää. Menetysriski on myös silloin, jos merkkiä ei käytä tietyn ajanjakson aikana ollenkaan.
2. Tavaramerkkejä ei ole rekisteröity lainkaan tai jokin tärkeä markkina puuttuu
Rekisteröinnin puute on valtava riski erityisesti silloin, kun yritys toimii jo uudella markkinalla. Silloin kiireellisin prioriteetti on suojata merkki pikimmiten, jos se on vielä mahdollista.
3. Puutteellinen maakattavuus ja luokitukset
Tavaramerkkilakimuutoksen jälkeen merkkien luokituksia ei välttämättä ole täsmennetty vastaamaan oikeita tavaramerkkiluokkia. Tärkeää on myös tarkistaa, missä muodossa ja maissa tavaramerkki on voimassa. Esimerkiksi kuluttajabrändeille on tyypillistä myydä samaa tuotetta lokalisoidulla brändillä eri puolilla maailmaa.
Hannes Kankaanpää
Associate Partner, Counsel, IP & Technology Law, Licensed Legal Counsel
hannes.kankaanpaa@kolster.com
+35840 920 8703
