Kun haluat, että tuotteesi tai palvelusi erottuu kilpailijoista, luo tavaramerkki ja rekisteröi se. Näin varmistat tavaramerkkiisi yksinoikeuden. Rekisteröinti onnistuu, kun tavaramerkki on riittävän erottamiskykyinen ja vahva, muistuttaa tavaramerkkien asiantuntija Kolsterilta.
Tavaramerkin voi rekisteröidä, kun merkki eroaa aiemmin rekisteröidyistä muiden haltijoiden tavaramerkeistä riittävästi. Tätä nimitetään merkin erottamiskyvyksi, ja sen on tavaramerkin tärkein ominaisuus.
Erottamiskyvyn tunnistaa siitä, että tavaramerkki ei kuvaile niitä tavaroita tai palveluita, joille rekisteröinnin tuottamaa yksinoikeutta haetaan. Jos vaikkapa elintarvikkeelle haetaan Apple-tavaramerkkiä, se on erottamiskyvytön hedelmän kuvailemisen takia. Sen sijaan tietokoneelle sama tavaramerkki on erottamiskykyinen, sillä se ei kuvaile laitteita. Erottamiskykyvaatimus ei koske vain sanatavaramerkkejä, vaan yhtä lailla kuviomerkki tai slogan voi olla erottamiskyvytön eli liian kuvaileva.
Tavaramerkin hakijan onkin tärkeää tuntea oman toimialansa yleisnimet. Kun uutta tuotetta tai palvelua lanseerataan kuluttajille, moni haluaisi antaa niiden tunnuksessa kuluttajille suoraan kuvailevaa informaatiota. Kuvailevuus on kuitenkin tavaramerkin rekisteröinnin este.
Oikeudellisesti tavaramerkin erottamiskyky jaetaan kolmeen asteeseen. Ensimmäiseen asteeseen kuuluvat erityisen vahvasti erottamiskykyiset merkit. Ne ovat omaperäisiä ja keksittyjä, eikä niillä ole yleiskieleen perustuvaa merkitystä. Tällaisia ovat esimerkiksi tavaramerkit Pepsi tai Nikon.
Toisen asteen muodostavat heikosti erottamiskykyiset tavaramerkit, jotka ovat yleensä lähellä yleiskielisiä ilmauksia mutta kuitenkin siten, että ne ovat rekisteröitävissä. Heikko tavaramerkki pyrkii antamaan jonkin mielikuvan tuotteen ominaisuuksista mutta ei ole suoranaisesti kuvaileva. Esimerkiksi kynän Rapido-tuotemerkki luo mielikuvaa, että sillä voi kirjoittaa nopeasti, mutta se ei varsinaisesti kuvaile kynää. Vuosien aikana heikosta tavaramerkistä voi tulla vahva, kun sen yhteys kuvailevaan ominaisuuteen heikentyy.
Erottamiskyvyn kolmannen asteen muodostavat suggestiiviset merkit. Ne eivät kuvaile tuotetta tai palvelua ja ovat siksi rekisteröitävissä. Kuluttajissa yritetään luoda niiden avulla suggestio eli viitteellinen mielikuva tuotteen tai palvelun lajista, laadusta tai ominaisuuksista. Klassinen esimerkki suomalaisesta suggestiivisesta tavaramerkistä on Hellä Mietonen, joka on rekisteröity muun muassa kosmetiikkatuotteille.
Tavaramerkin erottamiskykyvaatimus on käytössä kaikissa maissa, joissa on tavaramerkkien rekisteröintimenettely. Erottamiskykyisten ja erottamiskyvyttömien tavaramerkkien ero on käytännössä häilyvä, eikä niille ole tarkkaa oikeudellista määritelmää. Erottamiskykyä koskevat viranomaisten ja tuomioistuinten päätökset ovatkin yleensä yksittäistapauksia eli merkin erottamiskyvyn tarkastelussa otetaan huomioon useita seikkoja, jotka liittyvät juuri kyseiseen tapaukseen.
On hyvä muistaa, että tavaramerkitkin elävät ajassa. Kun markkinoille tulee uusi tuote, sen alun perin erottamiskykyinen nimi voi vesittyä tavaran yleisnimeksi, jolloin yksinoikeus siihen menetetään. Tyypillinen esimerkki tästä on nailon. Se oli alun perin Nylon-tavaramerkki ja on vähitellen muuttunut yleiskäsitteeksi.
Kun tavaramerkkiä haetaan, rekisteriviranomainen harkitsee sen erottamiskykyä. Tuomioistuimessa erottamiskykyharkinta liittyy yleensä tilanteisiin, joissa on kyse kahden tavaramerkin välisestä konfliktista. Silloin esiin nousee usein kysymys, onko loukatuksi epäilty tavaramerkki ollut alun perinkään erottamiskykyinen eli olisiko sitä pitänyt hyväksyä rekisteriin lainkaan. Tuomioistuin voi ratkaisussaan päätyä myös siihen tulokseen, että rekisteröintipäätöksestä huolimatta tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen.