13.06.2019
13.6.2019
Suomessa on nyt voimassa uusi tavaramerkkilaki, joka tuo muutoksia sekä jo rekisteröityihin että uusiin tavaramerkkeihin. Kolsterin tavaramerkkiasiamies Hilkka Kerminen kertoo, mihin tavaramerkin haltijan on kiinnitettävä erityistä huomiota lakiuudistuksen jälkeen.
Toukokuun alussa voimaan tullut uusi tavaramerkkilaki harmonisoi Suomen lainsäädännön vastaamaan EU:n tavaramerkkiasetuksen sisältöä ja tuo mukanaan useita käytännön muutoksia. Pelkkä merkin rekisteröinnin uudistaminen ei välttämättä enää riitä.
“Tavaramerkkirekisteröinnin hakemispäivän ajankohta vaikuttaa nyt siihen, kattaako merkki edelleen kaikki nykyään käytössä olevat tavarat ja palvelut. Erityisesti muutokset koskettavat tavaramerkkejä, joita on aikoinaan haettu pelkällä luokkanumerolla, luokkaotsikoilla tai esimerkiksi ’kaikki tavarat’ -maininnalla”, Kolsterin tavaramerkkiasiamies Hilkka Kerminen kertoo.
Uuden tavaramerkin hakijan näkökulmasta näkyvin muutos on graafisen esitettävyyden vaatimuksen poistaminen laista. Se mahdollistaa täysin uudenlaisten tavaramerkkien, kuten hologrammien, multimediaa ja liikkuvaa kuvaa sisältävien tavaramerkkien hakemisen rekisteriin.
”Tässä noudatetaan tavaramerkkirekisteröinnin nykyään yleistä periaatetta, jonka mukaan ’saat sen, mitä haet’”, Kerminen toteaa.
Täsmentäminen kasvattaa tavaramerkin suoja-alaa
Lakiuudistus tuo myös mahdollisuuden täsmentää tavaramerkkirekisteröintien suojapiirin kannalta tärkeitä tavara- ja palveluluokituksia takautuvasti. Täsmentäminen on tehtävä ennen 1.1.2014 haetuille tavaramerkeille viimeistään samana päivänä, kun teet tavaramerkkirekisteröinnin uudistamishakemuksen ensimmäistä kertaa lainmuutoksen jälkeen. Täsmentäminen on tärkeää, koska tavara- ja palveluluettelon täsmentämättä jättäminen saattaa kaventaa merkin suoja-alaa.
Uuden tavaramerkkilain mukaisesti rekisteröintien kattamat tavarat ja palvelut tulisi yksilöidä niin, että tavara- ja palveluluettelosta näkyvät selvästi kaikki ne yksittäiset tavarat ja palvelut, jotka rekisteröinti kattaa ja joiden halutaan pysyvän rekisteröinnin suojapiirin sisällä.
Kerminen suosittelee ehdottomasti tiettyihin luokkiin kuuluvien palvelujen ja tavaroiden täsmentämistä. Pelkin luokkanumeroin ja luokkaotsikoin varustettu tai “kaikki tavarat” -maininnan sisältämä rekisteröinti kattaa nimittäin ainoastaan hakuhetkellä voimassa olleen luokkaotsikon kirjaimellisesti sisältämät tavarat ja palvelut.
“Esimerkiksi luokan 35 luokkaotsikko kattaa mainonnan, liikkeenjohdon, yrityshallinnan sekä toimistotehtävät. Kyseisen laajan luokan alle kuuluvat kuitenkin monenlaiset tarkemmin eriteltävät palvelut, kuten esimerkiksi vähittäismyynti, tukkumyynti tai sähköinen kaupankäynti netin välityksellä.”
Jos luokkaotsikon alle rekisteröityjä tavaramerkkejä ei täsmennetä merkkiä uudistaessa, ne kattavat ainoastaan luokkaotsikossa mainitut neljä osa-aluetta mainonnasta toimistotehtäviin.
“Tavaramerkki on siis yhä voimassa, mutta sen kattamaan suojapiiriin eivät kuulu vaikkapa yrityksen tukku- ja vähittäismyyntiin liittyvät palvelut, joita merkin rekisteröintihetkellä ei ole erikseen täsmennetty”, Kerminen kertoo.
Tavaramerkkiluokan täsmennys pitää tehdä itse
Vanhojen tavaramerkkirekisteröintien luokitukset on mahdollista täsmentää milloin tahansa mutta kuitenkin viimeistään lakimuutosta seuraavan ensimmäisen uudistamisen yhteydessä. Jos täsmennys jää tekemättä, pelkkä rekisteröinnin uudistaminen pitää tavaramerkin kyllä voimassa, mutta silloin rekisteröinti jää joko täysin ennalleen tai siihen tehdään Patentti- ja Rekisterihallituksen (PRH) puolesta automaattinen täsmennys.
“Automaattinen täsmennys kattaa pääasiassa vain tavaramerkin hakuhetken luokkaotsikon. Siksi riskinä on, että merkki ei enää kata kaikkia liiketoiminnan kannalta olennaisia tavaroita tai palveluita. Saattaa käydä myös niin, että merkki käsittää jatkossa sellaisiakin tavaroita ja palveluita, joita merkinhaltijalla ei enää edes ole. Siksi täsmennyksistä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää”, Kerminen toteaa.
Tavara- ja palveluluetteloita täsmennettäessä nähdään, vastaako rekisteröintien antama suoja nykypäivän tarpeita. Jos tavaramerkki on ollut käytössä vuosikymmeniä tietyssä luokassa, se ei enää välttämättä kata kaikkia uusia tuotteita ja palveluita, joita luokkaan on vuosien saatossa ilmestynyt.
“Esimerkiksi 70-luvulla rekisteröidyn IT-alan tuotteita kattavan merkin suojapiiri ei välttämättä sisällä kaikkia uudempia tuotteita, kuten esimerkiksi muistitikkuja. Jotta rekisteröinnit kattavat varmasti kaikki liiketoiminnalle tärkeät tavarat ja palvelut myös jatkossa, kannattaa oman rekisteröinnin täsmällisyys tarkistaa alan asiamiehen kanssa ja tarvittaessa laajentaa tavaramerkkisuojaa uusilla hakemuksilla, jotka kattavat nykyisen suojatarpeen”, Kerminen kehottaa.
Yhteistyö IPR-asiantuntijan kanssa on tavaramerkinhaltijan etu
Pelkkien uudistamismaksujen maksaminen on aiemmin riittänyt tavaramerkkirekisteröinnin voimassa pitämiseen. Tämä on mahdollista lainmuutoksen jälkeenkin, mutta uuden tavaramerkkilain suoma mahdollisuus rekisteröintien tavara- ja palveluluokituksen täsmentämiseen on erillinen prosessi.
“Useat merkinhaltijat käyttävät apunaan kaupallisia yrityksiä, jotka hoitavat patenttien vuosimaksujen maksun tai tavaramerkkien uudistamisen asiakkaan puolesta. Nämä yritykset pystyvät ylläpitämään rekisteröintejä, mutta eivät voi tehdä niihin luokitustäsmennyksiä tai muitakaan tarvittavia muutoksia. Siihen tarvitaan alalla toimivan asiamiehen asiantuntemusta”, Kerminen kertoo.
Kun tavara- ja palveluluokkia täsmennetään vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuudenkin tarpeita, on ensin kurkistettava niiden menneisyyteen. Jotta voi määrittää, millainen suoja ja rekisteröinti on tarpeellinen lakiuudistuksen jälkeen, on tarkistettava, millaisia tavaroita ja palveluita merkki on hakuhetkellään kattanut kansainvälisessä luokituksessa.
“Asiamies tarvitsee merkinhaltijalta perustiedot siitä, mitä rekisteröity tuote tai palvelu oikeasti kattaa ja mitä se on kattanut rekisteröinnin hakuhetkellä. Me tarkistamme sitten merkin hakemisen ajankohdan ja varmistamme, että vaaditut ominaisuudet kuuluvat yhä rekisteröinnin piiriin ja luokkaotsikon alle. Varmistamme myös, onko merkinhaltijalla tarvetta tavaramerkkisuojan laajentamiseen eli jopa uusien hakemuksien jättämiseen”, Kerminen kertoo.
Lue lisää muista tavaramerkkilain mukanaan tuomista uudistuksista, uuden ajan tavaramerkeistä sekä siitä, miten käytät tavaramerkkiäsi oikein:
Hilkka Kerminen
hilkka.kerminen@kolster.fi
040 632 6325
Lue lisää Kolsterin tavaramerkkipalveluita
