有效的知识产权风险管理战略

作者:Kolster | 09.03.2022

知识产权风险管理是您可能还不了解自己需要的工具。哥斯德副合伙人、德国和欧洲专利代理人 Simon Mügge 分享了有助于贵司在竞争中领先并避免代价高昂的纠纷的简便方法.

知识产权风险管理带来有利而且有规划的业务发展,同时还防止侵权和代价高昂的纠纷。管理的第一步是尽早识别和监控潜在风险。一旦识别风险,处理问题的关键是使用正确的工具和抓住准确的时机

“只是等待并希望最好的结果是一个糟糕的方法。有问题的欧洲专利在授予后在各国生效后将需要一定的时间在不同国家分别启动无效程序。恶意或疏忽侵权可能会导致某些司法管辖区的严厉处罚”,哥斯德合伙人、德国和欧洲专利代理人 Simon Mügge

根据 哥斯德 2021 年知识产权调查,有很多公司根本没有发现潜在的知识产权风险——只有 37% 参加调查的人这样做了。

 “即使您自己不拥有知识产权,您仍然可能触及了属于某人的专利范围,并被起诉或有义务支付许可费。在最坏的情况下,您可能会被禁止制造和销售您的商业产品。”

通过提交第三方意见给予审查员辩护材料和依据

第三方意见 (TPO) 是一种直接与审查员互动的方式,以低成本减少广泛的专利权利要求。 TPO 可以针对所有可专利性要求,并且对在 EPO欧洲专利局)仍在审查申请特别有用。

“即使意见提出者不是诉讼程序的当事方,TPO 也为审查员提供了反对意见的理由。例比,如果原始专利权利要求针对特征 A、B 和 C 的组合,在审查中修改权利要求以引用 A、B 和 D 的组合,那么该组合的主体只有特征 A、B , D 尚未被检索。因此,可以向审查员指出这与关于未检索主题的和 EPC137(5)款相矛盾。要求澄清模棱两可的声明是另一个通常的例子”,Mügge 解释道

任何自然人或法人都可以提交 TPO,即使他们不是诉讼程序的当事方。由于担心被识别,许多人匿名提交 TPO。 Mügge 对此表示反对。

“有署名的 TPO 得到更优先的对待。除了以您自己的名字提交外,还可以以律师或知识产权专业人士的名义提交。让专家以一种不会被审查员忽视的方式来表述论点也是明智的。”

反对冗长而详细的论点

一旦专利被授予,任何第三方都可以在 9 个月的时间段内反对该项授予。如果您没有破坏现有技术的新颖性,或者您的论点很长且难以解释,Mügge 建议利用TPO来支持异议程序

“与 TPO 相比,异议程序在 1 到 2 轮请愿和 1 到 2 轮回复初步意见期间有更多时间来辩论和解释你的论点。在口头程序结束时,专利要么被撤销,要么以修改后的形式维持又或者以先前授予的形式维持”,Mügge

最好记住提出有限的异议理由:根据 EPC 第 52 至 57 条专利不可授予专利的情况,例如新颖性或创造性,或者它没有以足够清楚的方式公开发明并由本领域技术人员完成。

“反对的另一个理由是所涉及的事项超出提交的申请内容。第三方有权通过法律确定专利的范围不能扩展到包括之后未公开的特征组合。如果处理得当,这样的异议辩论可能会导致 EPC 条款123(2) and (3) EPC之间不可避免的陷阱,专利申请人无法解决这个问题,从而不可避免地会被全部撤销专利。”

匿名反对:有利的匿名

匿名的异议可能有助于保护公司的专利组合,因为竞争对手无法瞄准反击。

“如果做得好,当您不想泄露竞争对手的专利与您的相关程度,或者当您希望在不泄露您有意的方向的情况下为新业务领域扫清道路时,匿名是一种优势”,Mügge

谈判桌上的杠杆作用和经济价值的标

异议可能是制造压力和协商更好的许可或交叉许可协议的有用工具。然而,当异议被撤回时,异议程序不会自动停止。这就是为什么 Mügge 建议在谈判(免费)许可证时只使用异议草案

“各方最终可能会进入共赢局面:未来可能的障碍也可能成为免费许可或条件良好的许可。另一方面,专利权人不会面临失去专利的风险。同时,其他第三方仍被专利阻止进入相关技术领域。”

目前,EPO 的异议官费为 815 欧元,但值得投资。对您自己的专利提出的异议是经济价值的标志,成功辩护的专利通常在侵权诉讼中具有很高的有效性

“异议部门已经对专利进行了仔细审查,并对其有效性进行了重新审查。在经历所有程序以后,您可以认为该专利确实是一项非常强大的专利。此外,一项特定但强大的专利比一项宽泛的专利更有价值:广泛的专利如果具有商业价值,无论如何都会遭到异议,并被削减已证明对现有技术有贡献的内容。”

统一专利制度为知识产权提供替代方案

选择或不选择即将推出的统一专利是未来知识产权风险管理的重要组成部分。

“通常,一项已授权的专利会被生效为一系列国家专利,即专利在选定的国家/地区生效。撤销专利,必须分别在每个国家启动无效程序。这需要时间、精力和金钱。出于同样的原因,在每个国家单独起诉第三方侵权的成本很高”,Mügge

统一专利制度和统一专利法院预计将于 2022 年底或 2023 年初投入使用,为专利申请人提供更便宜、更快捷的替代方案,从而无需依赖大量单一国家专就可在多个国家保护其知识产权。

“如果您选择具有统一效力的欧洲专利,您可以在通过 UPC 协议的任何国家成员国的一次诉讼中起诉另一方。另一方面,无效程序具有相同的效果:如果您的专利无效,它在所有国家都有效。因此,应根据具体情况决定是否选择具有单一效力的欧洲专利的策略。

如果确定监控竞争的最佳方式以识别知识产权中的潜在风险、并对潜在有害的申请和专利做出反应时遇到挑战,Mügge 建议向知识产权专业人士寻求建议

“我们提供信息以支持决策,帮助建立知识产权组合,为业务提供法律支持,例如许可和谈判,以及管理纠纷。作为战略性知识产权合作伙伴,在需要时我们可在全球范围内保护和捍卫您的知识产权。”