09.01.2020
9.1.2020
Jos suomalainen yritys pyrkii Kiinan markkinoille tuntematta maan tavaramerkkisäädöksiä ja -käytäntöjä, seurauksena voi olla kaupan esteitä, oikeudenmenetyksiä ja merkittäviä taloudellisia tappioita.
Kiinassa haetaan vuosittain miljoonia tavaramerkkirekisteröintejä ja valtaosa hakemuksista tulee kiinalaisilta yrityksiltä. Rekisteröityjen tavaramerkkien joukossa on edelleen satojatuhansia vilpillisessä mielessä rekisteröityjä eli oikeilta omistajilta ’kaapattuja’ merkkejä. Kiina on vahvasti ns. first to file -maa, mikä tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä rekisteröintiä hakenut myös saa rekisteröinnin.
Suomalaiset brändinhaltijat toistavat Kiinassa samoja virheitä. Kiinan tavaramerkkilaki ja sitä tarkentavat säännökset eroavat sisällöltään Euroopan Unionin tavaramerkkidirektiivistä ja Suomen tavaramerkkilaista. Tietämättömyys voi olla yritykselle kohtalokasta.
Eurooppalaisilla brändinhaltijoilla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet hyödyntää taloudellisesti tavaramerkkejään Kiinan markkinoilla, joissa bränditietoisuus kasvaa. Tämä edellyttää, että yrityksen kotipesä on kunnossa ja liiketoimintastrategian tueksi laadittuun IPR-strategiaan sisältyy Kiinan brändistrategia.
Lokalisoi tavaramerkki Kiinan markkinoille eli käännä se kiinaksi
Valtaosalle kiinalaisista ulkomaisten nimien lausuminen on vaikeaa, joten länsimaisista tavaramerkeistä muodostetaan nopeasti paikallinen versio. Kannattaa mieluummin tehdä se itse.
Merkinhaltijan onkin hyvä luoda kiinankielinen vastine tavaramerkistään viimeistään siinä vaiheessa, kun merkki otetaan käyttöön Kiinassa. Samalla yritys välttää sen, että vapaasti markkinoilla muodostunut kiinankielinen tavaramerkki kaapattaisiin eli rekisteröitäisiin vilpillisessä mielessä.
Kiinankielistä versiota kannattaa käyttää yhdessä alkuperäisen tavaramerkin kanssa, jotta nämä kaksi merkkiä osataan yhdistää toisiinsa. Näin rakennetaan vahvempaa brändiä.
Käytä kiinan kielen taitajaa apuna
Kiinankielisen merkin luontiin kannattaa käyttää kiinaa äidinkielenään puhuvaa ammattilaista, koska merkitys on erityisen tärkeä osa hyvää tavaramerkkiä. Ennen kuin lopullinen päätös paikallisesta tavaramerkistä on tehty ja merkki otetaan käyttöön Kiinassa, on suositeltavaa myös tehdä ennakkotutkimus merkin käytettävyydestä ja rekisteröitävyydestä Kiinassa. Näin varmistetaan, että merkki on käytettävissä, eikä loukata kolmannen osapuolen tavaramerkkioikeuksia. Ennakkotutkimuksen tarve korostuu vuosi vuodelta, koska Kiinan tavaramerkkirekisteri täyttyy merkeistä, jotka sitten tulevat esteiksi myöhemmille hakemuksille. Ennakkotutkimusten avulla päästää valitsemaan sellainen merkki, joka on todennäköisesti myös rekisteröitävissä.
Esimerkiksi suomalaisten potkurilaitteiden tavaramerkin STEERPROPin kiinalainen versio on 斯迪舶 (lausutaan: si di bo). Äännettynä kiinalainen merkki siis muistuttaa alkuperäistä merkkiä. Merkki 斯 voi tarkoittaa ’tämä’ tai ’sellainen’. Se on myös kiinalainen sukunimi. Merkki 迪 voi tarkoittaa ’suora’, ’seurata’ tai ’eteenpäin’. Merkki 舶 tarkoittaa suurta venettä, jolla seilataan valtamerillä. Viimeinen merkki siis kertoo selkeästi, että tavaramerkki liittyy meriteollisuuteen.
Tutustu tarkemmin tavaramerkkirekisteröintihakemuksen oikeaan ajoitukseen ja sisältöön.
Hae erikseen kiinankielinen rekisteröintitodistus
Jos tavaramerkin rekisteröintiä on haettu kansainvälistä reittiä nimeämällä Kiina kansainväliseen tavaramerkkihakemukseen, on tämän jälkeen vielä haettava erikseen kiinankielistä rekisteröintitodistusta. Se on tarpeen viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa asioitaessa.
Kiinan viranomaiset hyväksyvät vain kiinankielisiä todistuksia, ja kiinankielisen rekisteröintitodistuksen saaminen voi kestää jopa kuukausia. Siksi sitä kannattaakin hakea heti, kun ilmoitus kansainvälisen rekisteröinnin myöntämisestä on tullut Kiinan tavaramerkkivirastosta. Näin ollaan tarvittaessa valmiita reagoimaan mahdolliseen loukkaukseen viipymättä.
Keskitä samankaltaiset tavaramerkit samalle yritykselle
Kiinan tavaramerkkivirasto pitää samankaltaisten tai identtisten tavaroiden identtisiä tai samanlaisia tavaramerkkejä erottamattomina kokonaisuuksina, joiden pitää olla saman yrityksen omistuksessa. Jos omistaja siis haluaa jakaa tämän tyyppiset tavaramerkit toiselle yritykselle, hänen on siirrettävä kaikki toisiinsa liittyvät tavaramerkit samalle yritykselle.
Yhtä tavaramerkkirekisteröintiä ei saa jakaa osiin luovutettavaksi. Tällaisessa tapauksessa asianomaisten tahojen on harkittava yhteisomistusta tai erityistä lisenssisopimusta.
Tekijänoikeusrekisteröinti on vaihtoehto tavaramerkkirekisteröinnille
On myös hyvä muistaa, että jos logotavaramerkki ei kelpaa rekisteröitäväksi tavaramerkkinä aiempien samankaltaisten tavaramerkkien vuoksi tai jostain muusta syystä, se kannattaa suojata tekijänoikeusrekisteröinnillä. Se on voimassa takautuvasti siitä saakka, kun logo on luotu.
Älä käytä rekisteröintisymbolia ® ennen rekisteröintiä
Rekisteröinnin hakija ei saa liittää rekisteröintisymbolia ® tavaramerkkiinsä ennen kuin Kiinan tavaramerkkivirasto rekisteröi tavaramerkin. Lainvastainen symbolin käyttö saattaa johtaa rangaistukseen Kiinan tavaramerkkilain nojalla. Viranomaiset eivät aina ehdi tarkkailla symbolin käyttöä, mutta kilpailijat saattavat ilmoittaa sen käytöstä viranomaisille.
Eurooppalaisten yritysten tulee pitää tämä riski mielessä erityisesti silloin, kun tavaramerkki on rekisteröity Euroopan Unionissa tai muilla maantieteellisillä alueilla mutta ei Manner-Kiinassa ja yritykset vievät tuotteitaan Manner-Kiinaan.
Sama tilanne pätee, jos yrityksen tavaramerkkiä ei ole rekisteröity Kiinassa, mutta yritys luovuttaa kiinalaiselle yritykselle valmistuksen tai lisenssin.
Näitä tilanteita ei pääse syntymään, kun tavaramerkkirekisteröintiä haetaan hyvissä ajoin.
Älä sisällytä tunnettua maantieteellistä nimeä tavaramerkkiin
Kiinan tavaramerkkiviranomaiset eivät hyväksy tunnettuja maantieteellisiä nimiä, esimerkiksi maan tai kaupungin nimen sisältäviä tavaramerkkejä rekisteröitäviksi kuin poikkeustapauksissa. Käytännössä tällainen poikkeus on se, että kyseisen maan viranomaiset ovat antaneet luvan maantieteellisen nimen käyttöön tavaramerkissä.
Arkistoi todisteita tavaramerkin käytöstä Kiinassa
Vaikka Kiinan tavaramerkkiviranomaiset eivät edellytä merkin käyttövakuutusta, tavaramerkin käytön jälkeen omistajan on pyrittävä säilyttämään todisteet käytöstä. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta rekisteröity tavaramerkki pysyy voimassa, jos kolmas taho hakee rekisteröinnin kumoamista käyttämättömyyden nojalla.
Todisteita tarvitaan myös, jos tavaramerkkioikeutta on loukattu ja rekisteröidyn tavaramerkin omistaja hakee loukkauksen nojalla vahingonkorvausta. Tällöin omistajan on vastapuolen pyynnöstä osoitettava tavaramerkin käyttö kolmen edellisen vuoden aikana. Muutoin tuomioistuin voi hylätä vahingonkorvausvaatimuksen.
Todisteet takaavat myös Kiinassa laajalti tunnetuille tai mainetta saavuttaneille tavaramerkeille paremman suojan. Pätevä näyttö on välttämätöntä laajan tunnettuuden tai maineen osoittamiseksi.
Pätevä todiste täyttää seuraavat viisi ehtoa:
1. Todisteessa esiintyy sama tavaramerkki kuin rekisteröintitodistuksessa.
2. Tavarat ja palvelut ovat samoja tai erittäin samankaltaisia kuin ne tavarat ja palvelut, jotka esitetään rekisteröintitodistuksessa.
3. Merkkiä on käyttänyt rekisteröinnin haltija tai sen lisenssinsaaja.
4. Merkkiä on käytetty Kiinan kansantasavallassa.
5. Merkin käyttö ajoittuu vaaditulle aikajaksolle.
Kaipaatko apua brändisi ja tavaramerkkisi suojaamiseen Kiinan markkinoilla?
LUE LISÄÄ
Kauppalehti 3.1.2020: Suomalaisyrityksetkään eivät ole suojassa Mujin Kiina-sotkulta: ”Tyypillinen virhe on, ettei yrityksen tavaramerkkejä nähdä investointia vaativana omaisuutena ja säästetään väärässä paikassa”
